권리범위 확인심판과 특허의 무효심판

저작자 : 강기봉 freekgb@gmail.com

 

기술 및 산업의 발전을 도모하기 위한 국가적인 노력 속에 발명의 특허등록도 확대되고 있습니다. 그리고 특허기술과 특허권에 관한 인식이 높아지지고 지식재산이 기업전략의 한 축으로 자리잡으면서, 특허권 침해에 대한 분쟁도 확대되고 있는 실정입니다. 그래서 특허제도의 긍정적인 효과에도 불구하고 이것에 의한 부정적 효과도 재조명되곤 합니다.

 

아래 기사는 분쟁의 양 당사자의 입장을 잘 정리하고 있지만 기사 마지막 부분에서 볼 수 있듯이 아직 분쟁이 종결된 것은 아닙니다. 아래에서는 이 기사에서 피고가 특허침해가 아니라는 점을 주장하기 위해서 민사소송 과정에서 이를 증명하는 것 외에 특허심판원에 권리범위 확인심판과 특허의 무효심판을 청구하였습니다. 이에 대해서 간략하게 알아보겠습니다.

 

김동호 기자, "무분별한 특허분쟁에 발목잡힌 '프롭테크'". 파이낸셜뉴스, 2021.11.14 자 https://www.fnnews.com/news/202111141747487619

무분별한 특허분쟁에 발목잡힌 '프롭테크'

 

□ 특허심판 제도 

 

특허심판은 산업재산권(특허 · 실용신안 · 디자인 · 상표)의 발생 · 변경 · 소멸 및 그 권리범위에 관한 분쟁을 해결하기 위한 특별행정심판을 말하며, 특허거절결정 등에 대한 불복심판, 특허의 무효심판, 권리범위 확인심판 등의 특허심판은 전문적인 기술지식과 경험이 필요하기 때문에 특허청 소속 특허심판원에서 하고 있습니다.(인용: 특허심판원 https://www.kipo.go.kr/ipt/iptContentView.do?menuCd=SCD0400062)

 

이와는 별도로 특허침해소송(침해금지청구, 손해배상, 신용회복 등)은 일반법원(서울중앙, 대전, 대구, 부산, 광주 등 전국 5개 지방법원이 1심을 담당하고, 다만 서울중앙지방법원의 중복관할 인정)에서 합니다(인용 : 특허심판원).

 

특허심판은 크게 결정계 심판과 당사자계 심판으로 나누어지는데, 전자는 특허청 심사관의 결정에 불복하여 청구하는 것이고 후자는 이해관계가 있는 분쟁의 당사자들 사이의 분쟁을 다룹니다. 특허에 대한 결정계 심판은 특허거절결정에 대한 불복심판과 정정심판이 있습니다. 그리고 당사자계 심판에는 특허의 무효심판, 특허권 존속기간의 연장등록의 무효심판, 권리범위 확인심판, 정정의 무효심판, 통상실시권 허락의 심판 등이 있습니다.

 

 

 

□ 특허심판원의 사무

 

특허심판원은 특허ㆍ실용신안에 관한 취소신청, 특허ㆍ실용신안ㆍ디자인ㆍ상표에 관한 심판과 재심 및 이에 관한 조사ㆍ연구 사무를 관장합니다(특허법 제132조의16).

 

 

□ 특허의 무효심판(특허법 제133조) 

 

특허권자의 특허 자체가 무효라면 특허권 침해의 문제는 발생하지 않습니다. 그래서 피고는 특허권자의 특허에 대해 무효심판을 청구할 수 있습니다.

 

이해관계인 또는 심사관은 특허가 특허법에서 정하는 특허의 무효사유에 해당하는 경우에 무효심판을 청구할 수 있습니다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있습니다(제133조 제1항).

 

무효심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있습니다(제2항). 그리고 무효심판에 의해 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 됩니다(외국인의 권리능력에 관하여는 그 권리능력이 없어진 때부터).

 

 

□ 권리범위 확인심판(특허법 제135조)

 

특허가 유효하더라도 특정한 기술이 특허발명의 효력범위, 즉 특허의 권리범위에 포함되는지 분명하지 않다면 특허권자가 그 권리를 주장하기 어렵고, 특허의 권리범위에 포함되지 않는다면 특허권 침해가 아닙니다. 따라서 특허권자의 입장에서는 그 권리범위를 명확하게 하기 위해 그리고 피고의 입장에서는 특허의 권리범위에 포함되지 않는다는 점을 밝히기 위해 권리범위 확인심판을 청구할 필요가 있습니다. 

 

특허권자 또는 전용실시권자는 자신의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있습니다(제1항).

 

그렇지만 이해관계인은 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있습니다. 피고의 경우도 이해관계인으로서 권리범위 확인심판을 청구할 수 있습니다(제2항).

이때 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있습니다(제3항).

 

 

□ 특허심판의 흐름도

 

특허의 무효심판과 권리범위 확인심판은 모두 당사자계 심판이므로 아래와 같은 절차에 의해 특허심판이 진행됩니다. 그리고 당사자들은 특허심판의 심결에 대해 특허법원에 소를 제기할 수 있고, 특허법원의 판결에 대해 대법원에 상고할 수 있습니다.

 

※ 이미지 출처 : 특허심판원 https://www.kipo.go.kr/ipt/iptContentView.do?menuCd=SCD0400072

 

 

□ 특허심판과 일반소송

 

특허 관련 분쟁은 일반소송과 특허심판이 병행되는 경우가 일반적입니다. 그리고 특허 관련 분쟁은 전문적인 기술지식과 경험이 필요로 하는 것이므로 일반소송의 법원은 특허심판의 결과를 기다려 이를 참조할 수 있습니다. 

  

특허법은 일반소송과의 관계를 규정하고 있는데, 법원은 소송절차에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허취소신청에 대한 결정이나 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있도록 규정하고 있습니다(특허법 제164조 제2항).