특허무효심판 심결취소소송의 사실심 변론종결 후의 정정심결은 재심사유가 될까?

저작자 : 강기봉 freekgb@gmail.com

 

특허권의 설정등록이 된 후에 특허권이 발생합니다(특허법 제87조 제1항). 그런데 이후에 특허발명의 내용을 정정하기 위해서는 정정심판을 특허법 제136조 제1항 각호에 해당하는 경우에 해당해야 합니다. 

 

특허법 제136조(정정심판) ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.  <개정 2016. 2. 29.>  1. 청구범위를 감축하는 경우  2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우  3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우

 

그리고 특허무효심판 및 이후의 관련 소송 중에도 위와 같은 사유에 의해서 정정심판이 가능합니다. 

 

그런데 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)을 정정한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정된 경우에 재심사유가 있는지에 대해 대법원 판결(대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 판결)이 있었습니다.

 

지난 2021년 12월 30일에 선고된 이 대법원 판결(대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 판결)에서, 명칭을 ‘어류 정액 또는 알로부터 분리된 DNA 중합체 단편복합체 및 그의 제조방법’으로 하는 특허발명의 청구범위 제3항에 관하여 원심 변론종결 후인 2019. 3. 27. 정정심판이 청구되어 2019. 4. 23. 그 청구에 따른 정정심결이 있었고 그 무렵 확정된 사안을 다루었습니다.

 

이 사안에 대해 대법원은 이전의 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결, 대법원 2020. 11. 26. 선고 2017후2055 판결 등을 참조하여, 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 등의 정정심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다고 판결(대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 판결)하였습니다.

 

민사소송법 제451조(재심사유) ① 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하면 확정된 종국판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있다. 다만, 당사자가 상소에 의하여 그 사유를 주장하였거나, 이를 알고도 주장하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다.  1. 법률에 따라 판결법원을 구성하지 아니한 때  2. 법률상 그 재판에 관여할 수 없는 법관이 관여한 때  3. 법정대리권ㆍ소송대리권 또는 대리인이 소송행위를 하는 데에 필요한 권한의 수여에 흠이 있는 때. 다만, 제60조 또는 제97조의 규정에 따라 추인한 때에는 그러하지 아니하다.  4. 재판에 관여한 법관이 그 사건에 관하여 직무에 관한 죄를 범한 때  5. 형사상 처벌을 받을 다른 사람의 행위로 말미암아 자백을 하였거나 판결에 영향을 미칠 공격 또는 방어방법의 제출에 방해를 받은 때  6. 판결의 증거가 된 문서, 그 밖의 물건이 위조되거나 변조된 것인 때  7. 증인ㆍ감정인ㆍ통역인의 거짓 진술 또는 당사자신문에 따른 당사자나 법정대리인의 거짓 진술이 판결의 증거가 된 때  8. 판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결, 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀐 때  9. 판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락한 때  10. 재심을 제기할 판결이 전에 선고한 확정판결에 어긋나는 때  11. 당사자가 상대방의 주소 또는 거소를 알고 있었음에도 있는 곳을 잘 모른다고 하거나 주소나 거소를 거짓으로 하여 소를 제기한 때

 

그러므로 위와 같이 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고, 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성 부정 여부에 따른 특허발명의 무효여부를 판단하여야 합니다.

 

  ※ 판결 원문 : https://www.scourt.go.kr/supreme/news/NewsViewAction2.work?pageIndex=1&searchWord=&searchOption=&seqnum=8170&gubun=4&type=5