특허권이 공유물분할청구되어 특허권을 상실한 때의 통상실시권

저작자 : 강기봉(freekgb@gmail.com)

 

특허법은 2021년 10월 19일의 개정([시행 2022. 4. 20.] [법률 제18505호, 2021. 10. 19., 일부개정])으로 제122조에 아래와 같이 특허권이 공유물분할청구되어 특허권을 상실한 타특허공유자의 통상실시권을 입법하였습니다.

 

제122조(질권행사 등으로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권) 특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다. <개정 2021. 10. 19.>

[전문개정 2014. 6. 11.]

[제목개정 2021. 10. 19.]

 

송갑석 의원이 대표발의한 「특허법 일부개정법률안(송갑석의원등12인, 의안번호 2104891, 제안일자 2020.11.03.)」의 의안원문은 “공유물분할청구로 공유특허권이 타인에게 이전되더라도 실시중인 타공유특허권자에게 통상실시권을 부여하여 실시사업을 계속할 수 있도록 함으로써 공유특허권자를 보호”하는 것을 그 제안이유로 제시하였습니다.

 

그리고 의안원문에 그 주요내용을 아래와 같이 기술하였습니다.

 

바. 실시중인 공유특허권자의 보호(안 제122조) 공유특허권이 공유물분할청구되어 타특허공유자가 본인의사와 무관하게 경매에 의해 특허지분을 상실한 경우 특허침해를 회피하기 위해서는 실시사업을 중단해야만 하는 문제가 있어 실시중인 타공유특허권자의 실시사업을 보호하기 위한 제도적 장치가 필요하므로 공유물분할청구로 특허권이 타인에게 이전되는 경우에 공유특허권자에게 통상실시권을 부여하도록 하고, 통상실시권을 받은 공유특허권자는 경매 등에 의해 특허권을 이전받은 특허권자에게 상당한 대가를 지급하도록 함.

 

특허법은 “특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.”고 하여 특허권의 공유자들이 자신의 지분을 양도하거나 질권을 성정할 때 다른 공유자의 동의를 받도록 규정하면서, “특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.”고 하여 공유자들이 각자 특허발명을 실시할 수 있도록 규정합니다.

 

특허법 제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ① 특허권은 이전할 수 있다. ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다. ③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다. ④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

 

그런데 특허권은 민법상 준물권에 해당하며 특허권의 공유에 대해 민법 제262조 내지 제270조의 물건의 공유에 관한 규정이 적용됩니다.

 

이에 대해 대법원은 “특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등[특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 제99조 제2항, 제4항 참조] 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다. 그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다.”고 판결(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결)한 바 있습니다.

 

이에 따라 특허권의 공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있습니다(민법 제268조). 그렇지만 분할의 방법에 의하여 협의가 성립하지 않는 때에는 공유자가 법원에 그 분할의 청구를 할 수 있는데, 특허권은 “현물로 분할할 수 없”으므로 법원이 이에 대해 경매를 명할 수 있습니다(민법 제269조). 그리고 특허권 전체가 경매에 따라 경락되면 그 대금은 지분비율에 따라 공유자들에게 배당됩니다.

 

[출처 : 채수근(수석전문위원), 특허법 일부개정법률안 디자인보호법 일부개정법률안 상표법 일부개정법률안 검토보고, 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2021.2, 30면.]

 

이에 대해 대법원은 “특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다. 다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다.”고 하면서 “원심이 그 판시 각 특허권 및 디자인권(이하 ‘이 사건 특허권 등’이라고 한다)의 공유자인 원고의 분할청구를 받아들여, 이 사건 특허권 등에 대하여 경매에 의한 대금분할을 명한 것은 정당”하다고 판결(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결)한 바 있습니다.

 

민법 제268조(공유물의 분할청구) ①공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다. ②전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다. ③전2항의 규정은 제215조, 제239조의 공유물에는 적용하지 아니한다. 제269조(분할의 방법) ①분할의 방법에 관하여 협의가 성립되지 아니한 때에는 공유자는 법원에 그 분할을 청구할 수 있다. ②현물로 분할할 수 없거나 분할로 인하여 현저히 그 가액이 감손될 염려가 있는 때에는 법원은 물건의 경매를 명할 수 있다. 제270조(분할로 인한 담보책임) 공유자는 다른 공유자가 분할로 인하여 취득한 물건에 대하여 그 지분의 비율로 매도인과 동일한 담보책임이 있다.

 

그런데 이 경우에 특허권 전부가 이전되므로 특허권의 공유자들 모두가 특허권을 상실하게 됩니다. 즉, “분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자”가 “본인의사와 무관하게 경매에 의해 특허지분을 상실”(인용: 위 특허법 일부개정법률안 주요내용)하게 됩니다. 이에 따라 기존의 특허권자인 공유자들에게 특허권 침해의 위험에 처하게 되며, “특허침해를 회피하기 위해서는 실시사업을 중단해야만 하는 문제”(인용: 위 특허법 일부개정법률안 주요내용)가 발생하게 됩니다. 예를 들어 “A와 C가 공동으로 소유하고 있는 특허권에 대하여 공유자 C가 경매에 의한 분할청구 시 공유자 A의 지분도 처분”되면, “낙찰 받은 새로운 특허권자 D의 침해금지 청구로 공유자 A의 실시사업 중단”의 위험(인용: 채수근(수석전문위원), 위 검토보고, 30면)이 있습니다. 따라서 특허법은 이들에 대해 “공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권”을 부여하게 되었습니다.